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          有毒優先權或有毒分案及其解決方方案

          2019-11-12
          有毒優先權或有毒分案及其解決方方案
          -其實談的是部分優先權的問題

          歐陽石文 北京商專永信知識產權代理事務所
           
          摘   要:本文介紹了涉及到部分優先權的有毒優先權或有毒分案申請的含義,以及EPO給出的解決方案。對此,本文提出了可以借鑒的兩個方面,并結合具體案例進行了探討。
          關鍵詞:部分優先權 有毒優先權/有毒分案申請 直接地、毫無疑義地得出
           
          Poisonous priority/divisional and the solution
          Ouyang Shiwen
          SBZL IP Law (Beijing) Office
           
          Abstract: This paper focuses on the partial priority, especially poisonous priority/divsional, and the solution by EPO. Two aspects that can be adopted are discussed with a case called “egg powder”.
           
          Key Words: partial priority, poisonous priority/divisional, directly and unambiguously disclosure
           
          優先權是專利制度中的一種基本制度,在實踐中經常被申請人所采用。但基于優先權也產生了比較多的爭議問題,其中部分優先權所導致的相關問題尤為明顯。本文對此進行探討。
          一、何謂有毒優先權或有毒分案申請
          目前對于優先權是否成立是以權利要求(或者其中可拆分的技術方案,即拆分式的修改不會超范圍)為單位,因而對于在后申請首次采用上位概括(若不可拆分)則不能享受記載具體概念的在先申請的優先權;诖,就產生了下述幾種有毒優先權或有毒分案申請(poisonous priority和poisonous division)的問題。
          首先來看第一種情況。假設申請人提交了在先申請A,其中公開了一種具體的化合物。申請人在優先權期限內提交在后申請B,要求在先申請A的優先權,其中在后申請B包括了與在先申請A的說明書相同的內容,但在權利要求中采用通式化合物限定保護范圍,該通式化合物覆蓋在先后申請中的具體化合物。隨后申請人在在后申請B的基礎上提交分案申請C,分案申請C與母案申請B的說明書相同。那么,分案申請C中的具體化合物可以享有在先申請A的優先權,享有在先申請A的優先權日;在后申請B中的通式化合物不能在先申請A的優先權,因而只能享受自身的實際申請日。分案申請C中記載的具體化合物就成為影響在后申請B中的通式化合物的新穎性(構成抵觸申請)。也就是說,申請人正常提交的分案申請C,反而“毒害”了其母案即在后申請B。如果申請人沒有提交該分案申請C,在后申請B中的通式化合物S盡管不能享有在先申請A的優先權,但至少還能享受其實際申請日,只要沒有其他中間文件出現,那么還是很有機會可能獲得專利權。但卻由于提交分案申請而沒有機會獲得授權了。
          第二種情況是第一種情況的變型,僅僅是母案和分案的保護范圍反轉過來,即由于母案申請影響了分案申請的授權,其道理差不多。即相對于第一種情況而言,分案申請采用上位概括的保護范圍,因而不能享受優先權,只能享受母案申請的實際申請日。而母案申請中記載的下位概念由于能夠享受優先權,也就構成了分案申請的抵觸申請,導致分案申請的上位概括的權利要求不具備新穎性。由于有優先權的存在而導致母案申請抵觸了自身的分案申請,因而也可以認為是一種有毒優先權。
          還有一種極端情況。假設申請人以某具體化合物申請了一份專利申請A,并請求提前公開,其后進一步研發后認為可以采用包括了該具體化合物的通式化合物請求保護,因而在優先權期限內(但卻在先申請A公開后)提出在后申請B,并要求在先申請A作為優先權基礎,以期獲得優先權,說明書包括了在先申請A的具體化合物。在后申請的通式化合物權利要求并不能享受在先申請A的優先權,因而只能享受在后申請的實際申請日,那么在先申請的由于在該日之前公布,理論上就構成了在后申請的現有技術,因而作為優先權的在先申請A影響在后申請的新穎性。也就是,最初是為了享受優先權,但最終卻因為優先權申請而喪失了新穎性。在極端情況下,可能導致在后申請全部無效。
          二、EPO的解決方案
          針對部分優先權的問題,歐洲專利局擴大申訴委員會于2016年11月29日作出決定G 1/15,對部分優先權的相關理解進行了明確。試圖對其中涉及到的一直以來的難題(即優先權或分案申請)劃上了句號,本文對其進行簡要的介紹。
          涉案專利在異議程序中,異議請求人認為涉案專利是一份分案申請,其權利要求1是基于母案申請的優先權公開的具體概念(實施例1)進行了上位概括,因而不構成相同主題的發明,因而權利要求1整個范圍都不能享受優先權。由于母案申請的實施例1與優先權文本中的實施例1完全相同,因而母案申請的實施例1能夠享受優先權日,而涉案專利的權利要求1只能享有其母案的實際申請日。進而,母案申請中的實施例1構成涉案專利的抵觸申請,即涉案專利的權利要求1不具備新穎性(即屬于上述第二種情況,母案申請抵觸分案申請的情形)。
          申訴委會員認為該問題存在不同的觀點,不同決定的結果存在完全相反的觀點,因此將該問題提交給擴大申訴委員會解決。其中提交的第一個問題主體意思是:如果在先申請采用了上位概念或類似表達,其包括了優先權文件中的具體表達,能否享受部分優先權?(筆者認為尤其涉及上位概念或類似表達導致權利要求并不能拆分成并列技術方案的情形,能夠拆分的情形下能夠享有部分優先權并不存在爭議)。
          對該問題存在著不同的觀點,許多決定認為優先權中相同主題從嚴解釋(可以說是按修改是否超范圍的標準來衡量),由于上位表達不能從優先權文本中直接地毫無疑義的得出,因此不能享受優先權(如T1877/08 和 T0476/09)。而另一些決定認為對于上位表達可以從概念上拆分成兩部分,一部分屬于優先權文本記載的具體表達(享受優先權),另一部分則是超出的部分(不能享受優先權),以解決所謂的自殺式優先權的難題,即有毒優先權和自我抵觸的問題(如T1222/11和T571/10)。
          擴大申訴委員會在決定G1/15中,主要基于在EPC制定的歷史過程中,包括其中的備忘錄中所涉及的立法目的出發給出最終結論:對于通過上位表達而涵蓋可選技術主題的權利要求而言,只要在優先權文件中首次直接地或者隱含地、毫無疑義地充分公開了所述可選的技術主題,則不能拒絕其享有部分優先權。對此,不應當施加任何其他實質性的條件或限制。
          擴大申訴委員會認為,對于優先權的要求成立條件,行政法規或部門規章以及法律解釋都不應提出額外的條件。因此認為上述情況下,可以享受優先權,并給出兩步法來判斷部分優先權。第一步,判斷優先權文本中公開的技術主題是否相關,即與優先權期限內公開技術是否相關。其中根據擴大申訴委員會的決定G 2/98提出判斷標準來判斷,即相關的技術主題是否能夠直接地、毫無疑義的從優先權文本中得到。第二步,判斷請求了所述優先權的申請或專利的權利要求中是否包含了上述技術主題。如果答案是肯定的,采用“或”型的權利要求即可以概念性的分成兩個部分,第一部分是可以從優先權文本中直接地毫無疑義地得出的部分,第二部分是其余的部分,不能享受該項優先權。擴大申訴委員會還指出上述判斷步驟在EPO實踐中是比較通常的操作,并不會導致額外的困難,也不會對第三方造成不確定性;谏鲜龇治,擴大申訴委員會得出結論認為承認上述權利要求類型的部分優先權并未顯示要引入額外的條件。
          EPO的上述擴大申訴委員會決定G1/15,基本解決了有毒優先權或分案申請自身抵觸的問題。但在后續其他方面,如例如出現了中間文件公開不能享受優先權部分的內容,當如何解決還不是特別明朗。
          三、兩個方面的借鑒意義
          國內涉及的案件情況還不夠多,對于EPO提出的部分優先權問題在實踐中還沒有產生較大的影響。雖然有些文章在探討,或者某些案件中涉及,但均沒有得到較大的重視。對此筆者提出對于部分優先權的兩方面的借鑒。
          1、優先權是否成立還應當回歸優先權的本意
          根據專利審查指南中規定:“在后申請權利要求中限定的技術方案,只要已記載在外國首次申請中就可享有該首次申請的優先權”。根據這一思路出發,在實踐中,通常都是判斷在后申請的技術方案是否記載在優先權文本中,來判斷優先權是否成立。此時就出現一個問題,在后的技術方案是以權利要求(或其中并列技術方案)為最小單位來進行判斷的。通常情況下,這種思路都沒有問題的,因為專利保護以權利要求為準。但對于部分優先權則可能出現了前面討論的問題。那么解決該問題,筆者認為可以回歸到優先權的本意上來,可以根據EPO擴大申訴委員會G 1/15給出的兩步法來確定部分優先權是否成立。其本質是看優先權文本中記載的內容或技術方案是否包括在在后申請的權利要求中,如果是則這一部分能夠享受優先權,其余部分則不享受優先權。有人形象的比喻是將優先權中記載的技術方案投影到在后申請的權利要求中,投影這一部分就能享受優先權?梢,這種判斷思路的轉變避免了部分優先權的問題,尤其是導致有毒優先權和分案申請的問題。筆者認為國內部分優先權可以適當借鑒上述做法。
          2、優先權是否成立與修改是否超出的關系
          在判斷優先權是否成立的時候,有人提出新穎性判斷法(還有單向或雙向新穎性),修改是否超范圍的判斷方法。其中以修改是否超范圍的判斷標準對優先權是否成立具有直接的影響。也就是的對專利審查指南中規定的“直接地、毫無疑義的得出”的把握標準(在修改是否超范圍,以及新穎性判斷中對于對比文件公開內容的認定都存在該概念)。對此,我對于修改是否超范圍的把握要更多的從發明實質出發,基于申請文件的記載作為有一定常識的本領域技術人員來判斷,而不能過于教條化或囿于文字表達本身。在此舉一兩個國外局的實例。比如,歐專局審查指南PART C第V章第2.2節中列舉了一個作為隱含公開的例子:一份申請公開了一種設備,該設備中涉及的固定部件是螺母和螺栓、或是彈簧扣、或是肘節式插銷,只要在這些內容的公開中隱含了“可脫扣固定”的一般性概念,則一項包括“可脫扣固定部件”的設備的權利要求有權享受上述申請的優先權日。又如,美國CAFC在In re Wright案中允許修改的情形:申請文件中記載了將微膠囊粉末從其沉積的帶電表面上去除,所述去除通過‘擦除、刷除和/或利用真空裝置’實現”。最終允許申請人將專利的權利要求修改成包括微膠囊粉末“非永久固定”于帶電表面上。筆者認為中國專利局對修改超范圍的把握也可以適當借鑒上述思路,以更加合理而不過于教條而忽視申請文件本身所體現出的技術含義。
          四、關于“蛋粉”案的進一步探討
          筆者此前關注的“蛋粉”案實質上也涉及優先權成立的實體條件的兩個方面。
          1、案例回顧
          2012年12月,申請人厚德食品股份有限公司(下稱“厚德公司”)首次提出名稱為“一種蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的裝置”(下稱“在先申請”)專利申請201210535868.2,并于2013年03月13日公開,其說明書和權利要求書均僅涉及雞蛋粉為原料。 2013年6月19日,厚德公司提出名稱相同的在后申請201310131560.6(下稱“本專利”),并要求了在先申請的優先權,但權利要求主題已變成蛋粉或蛋液為原料(并且沒有將雞蛋粉為原料撰寫從屬權利要求)。
          專利復審委員作出的第24841號無效審查決定,維持專利有效,其中認定優先權成立。行政訴訟中,北京知識產權法院做出一審判決,其中認定優先權不能成立,判決撤銷專利復審委員會的無效審查決定;北京市高院以(2016)京行終5664號判決維持原一審行政判決。隨后專利復審委員會由于中間文件的公開宣告本專利權全部無效(因為只有一項權利要求)。但按照優先權不能成立的邏輯,其實優先權文本在本專利的實際申請日之前公開,理論上優先權文本也可影響本專利的新穎性和創造性,此時也是一種極端的有毒優先權的情形。
          2、優先權是否成立的探討
          專利權人認為:從前后發明名稱、技術領域、背景技術、分類號、技術方案和效果等內容看,在先申請均已經公開了任一種蛋制品的加工方法,并未限定為雞蛋粉;發明重點在于加工方法,申請人是整個技術方案的首次貢獻者,至于其中加工雞蛋或鴨蛋,對于整個加工方法都是適用的,待加工的原料之一并不是發明點;在背景技術部分已經公開了,現有技術中對任何一種蛋品的加工均是常規技術,而本專利改進是對于加工方法的改進,普通技術人員均能了解。由此,在先申請已經公開了整個技術方案,二者是相同的技術主題,在后申請是基于對優先權制度的信任而提出的申請,應當依法享有優先權。
          專利復審委員認為:“蛋粉”本身就是指“雞蛋粉”;“蛋液”只是“雞蛋”的液體形態,與“雞蛋粉”原料沒有實質區別。因此,本專利與優先權文本中的技術方案的實質內容相同,進而本專利能夠享有優先權。
          北京市高院認為:本專利相對于優先權文本將“雞蛋粉”修改為“蛋粉或蛋液”,而“上述修改不能從原申請中直接地或毫無疑義的得出,本專利相關申請所限定的技術方案與在先申請文件并未構成相同主題的發明,因此不能享受優先權!
          根據上述三方的觀點,專利復審委員會更多的從發明本質出發來解釋,但這種解釋尚不是特別說得通,因為如專利權人爭辯的,蛋粉肯定包括雞蛋粉和鴨蛋粉等其他蛋粉,并不能直接等同于雞蛋粉。而基于專利權人和北京高院的觀點,實際上就是判斷“蛋粉或蛋液”這種修改是否能從優先權文本中直接地、毫無疑義地得出,也可以說涉及到修改是否超范圍的標準的把握。
          筆者認為可從兩個角度來探討:
          一方面如果本專利權利要求1整體上不能享受優先權,但借鑒EPO的最新做法,權利要求1其實可以享受部分優先權,即涉及雞蛋粉為原料的技術方案可以享受優先權,而其他蛋粉或蛋液則不能享受優先權。此時,為了獲得專利權部分維持有效的結果,可否允許專利權人將“蛋粉或蛋液”修改成“雞蛋粉”。這是根據專利審查指南規定對無效程序中對權利要求的修改“一般不得增加權利要求未曾記載的技術特征”中的“一般”適當放寬理解,即為了避免專利被全部無效,而允許這種修改。這當然也需要官方對此進一步確認,因為筆者還沒有看到這樣修改的先例。
          另一方面,筆者認為借鑒上述關于修改超范圍的國外實例,是否可以考慮專利權人的意見,即認為本專利相對于優先權文本將“雞蛋粉”修改為“蛋粉或蛋液”是能夠直接地、毫無疑義地得出。從整個申請來說,本專利解決的是蛋制品的加熱不均勻的問題的加工方法,加工雞蛋或鴨蛋或任一種蛋都不會有實質性區別。因此,認為是否認為優先權文本實質上已公開了“蛋粉或蛋液”作為原料的信息,進而認為在后專利能夠享受優先權。
          對于上述問題,承認部分優先權成立更易于被國內接受,而認為“蛋粉或蛋液”能夠直接地毫無疑義的得出估計難度較大,雖然筆者認為從發明的實質出發,從技術的角度來說更為合理。
          參考文獻:
          1、專利審查指南(2010版),知識產權出版社,2010年1月第一版
          2、方格  專利優先權,帶給申請人的是機遇還是困惑? IPRdaily中文網(IPRdaily.cn)
          3、國家知識產權局專利復審委員會第24841號無效審查決定書
          4、EPO申訴擴大委員會判決G 1/15
          5、柳冀 馬庫什權利要求的修改和部分優先權問題探討 知識產權 2018年第1期第92-96頁
          6、歐陽石文 USPTO關于專利申請修改時是否引入“New Matter”的判斷(知產力)
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